Caso Frisby: El uso de la marca en mercados internacionales

Villena

Hoy tenemos como invitada a Alejandra Echeverri, abogada especializada en propiedad intelectual. Es colombiana, pero residente en Madrid.

Parece que Frisby, la marca colombiana, está sufriendo un caso de “suplantación de marca” en España. Es decir, que en la Unión Europea alguien ha registrado el nombre de la marca Frisby en 2024, sin identidad visual asociada. Recientemente, la empresa Frisby España S.L. crea una campaña de expectativa en la que hace cierto uso de elementos propios de Frisby Colombia (por ejemplo, el famoso e icónico pollo de Frisby).

Alejandra nos ha explicado que está pasando.

Alejandra: "El registro de marca es territorial, es decir, yo debo realizar el registro en el país en el que ofrezca mis productos o preste mis servicios. Esto implica, y aquí aprovecho para desmontar un mito, que no existe un registro de marca mundial.

Ahora, sí existe un registro que permite obtener la protección de la marca en los 27 países que hacen parte de la Unión Europea y que se realiza ante la oficina de propiedad intelectual conocida como la EUIPO. Sin embargo, y esto es importante saberlo, también puedo tener un registro en cada país. Así, en nuestro caso, una marca podría estar registrada en la Unión Europea y en España simultáneamente. Esto se hace generalmente para reforzar la protección, porque puede ser que tengas mucha más operación en un país que en otro.

Ahora, volviendo al caso que nos convoca: Frisby Colombia tiene 3 marcas registradas en España y una en la Unión Europea, que renovó a inicios del año pasado y que está vigente hasta el 2034.

¿Qué ocurre? Que la empresa Frisby España solicitó a finales del año pasado, un registro de marca del nombre, sin logos y sin nada asociado, ante la misma oficina, ante la EUIPO. Esta marca les fue concedida y, posteriormente, solicitaron la declaración de caducidad de la marca de Frisby Colombia, también ante la EUIPO, argumentando que ellos, Frisby Colombia, no usan la marca en la Unión Europea.

Entonces, a día de hoy tenemos a dos empresas con marca registrada en la Unión Europea y un proceso abierto en contra de Frisby Colombia, sobre el cual tiene plazo hasta el 17 de julio de este año para demostrar que sí usa la marca en la Unión Europea.

Aquí lo delicado es que, aunque Frisby España tiene un derecho sobre una marca, lo que está haciendo es apropiarse del logo, de la imagen del personaje (en este caso del pollo), de los colores, y de la disposición de todos los signos comerciales que identifican a Frisby Colombia, para promocionar su apertura en España".

Según nos ha explicado Fran Torreblanca, la redes sociales han tomado parte en este conflicto: "Si, desde luego. Imagínate, como los fans de Frisby Colombia han puesto voz al conflicto. Pero, sobre todo, lo que está ocurriendo es que muchas marcas míticas nacionales e internacionales como KFC, Buffalo Wings, entre otras, han aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo público a Frisby, lo que ha generado un alcance increíble. De hecho, hay un concepto que está siendo protagonista ahora mismo que es “a-pollo”.

Alejandra, ¿qué debería hacer Frisby Colombia para intentar proteger su identidad en España?

Está claro y declarado por el mismo Frisby Colombia en un comunicado, que ellos no tienen operación en España y ya sabemos que se les está exigiendo que demuestren el uso. Sin embargo, existen algunos caminos que podrían explorar con el fin de defender su marca en este territorio. Una de esas vías sería la de solicitar la nulidad de la marca Frisby España argumentando mala fe.

Otra alternativa sería tratar de invocar la notoriedad de la marca que tiene en Colombia y hacerla valer en la Unión Europea.

También podría solicitar una infracción a los derechos de autor sobre el personaje del pollo y los elementos gráficos utilizados y, finalmente, habría una opción de defensa vía competencia desleal y confusión al consumidor.

Fran, el apoyo de todas estas marcas relevantes colombianas, ¿es un apoyo verdadero o hay algo más detrás de todo esto?

"Se puede percibir desde varios enfoques Mónika. Obviamente en algunos casos se muestra sinceridad en el apoyo, sobre todo al inicio. Pero, seguramente, en otros casos haya cierto componente de brandwashing, es decir, de aprovechar el momento para obtener alcance de marca y “quedar bien” en esta coyuntura. Es un “recurso fácil” de comunicación".

Alejandra, ¿conoces algún otro caso similar a este?

"Bueno, hace pocos días, justamente, se comunicó la noticia del caso Pony Malta, una bebida que es bastante conocida en Centro y Suramérica, y que también es comercializada en España. Resulta que un particular, residente en Barcelona, está solicitando el registro de la marca Pony Malta con logo y tipo de letra similar, para comercializar bebidas en España. Sin embargo, la empresa colombiana - Bavaria - tiene el registro de su marca en la Unión Europea (aunque sin logo), también para la venta de bebidas y este está vigente hasta el año 2032. Este caso, aunque similar en el sentido de apropiación de los elementos, logos, colores, nombre y reputación de una marca existente, se diferencia del caso Frisby en que la marca colombiana Pony Malta sí hace un uso efectivo en España, lo que también le da argumentos para oponerse al registro que se está intentando realizar, como efectivamente lo hizo en diciembre del año pasado".

Alejandra, ¿cuál sería tu consejo para cualquier tipo de marca a la hora de abordar mercados internacionales?

Gracias por esta pregunta, Mónika, porque de verdad es un asunto clave. Recomiendo ser muy estratégicos al momento de realizar el registro de una marca e ir paso a paso; primero, priorizar los países donde se planea vender, fabricar, licenciar o incluso solo promocionar la marca; segundo, realizar una búsqueda previa de marcas registradas en el país objetivo, para evitar conflictos con titulares locales, e incluso extender está búsqueda al plano internacional para identificar marcas que puedan ser notorias o renombradas; tercero, usar efectivamente la marca, y por último, establecer un sistema de vigilancia que permita detectar nuevas solicitudes de marcas similares o idénticas o el uso no autorizado de la marca por otras personas o empresas. Al final, este monitoreo permite oponerse a tiempo a registros indebidos o tomar las acciones correspondientes por cualquier infracción.

Fran, para cerrar, qué complejo resulta a veces el mundo de las marcas

Mucho Mónika. Son demasiado factores, demasiadas variables y muchos flecos que tener controlados y, además, cada mercado es un mundo. Por tanto, internacionalizar una marca es todo un reto y para ello profesionales expertos como Alejandra son imprescindibles.

Alejandra, ha sido un placer tenerte con nosotros, ¿cómo podemos encontrarte en redes?

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